İSTANBUL 4.FIKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESI

T.C.
İSTANBUL
4.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:2021/15
KARAR NO :2024/19

DAVA:Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ:11/11/2021
KARAR TARİHİ:06/02/2024

Mahkememizde görülen davada yapılan açık yargılama sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı şirket tarafından 19.12.2003 tarihinde müracaatı yapılan ve 16.05.2005 tarihinde tescil edilen 2003 ... numaralı ... markası ile davalı lehine .... sınıflarda koruma sağladığını, davalının söz konusu sınıflar içerisinden kullanmadığı mal ve hizmetlerin de mevcut olduğunu, Sınai Mülkiyet Kanunu 9. Maddesinin 1.fıkrasındaTescilli bir markanın tescil tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içinde haklı bir sebep olmaksızın tescil edildiği mal be hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi bir biçimde, aktif olarak markayı kullanmaması ya da markanın kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilmesi halinde markanın iptaline karar verileceğinin hükme bağlandığını, Davalı şirket adına tescil edilen ... markasının kullanılmayan mal ve hizmet sınıfları yönünden iptalinin gerektiğini, dikkat edilmesi gereken konunun tescil edilen sınıflarda ciddi kullanım kısmı olduğunu, TPMK’nun Kullanım İspatı Kılavuzunda ‘’Markanın ciddi kullanımı, markanın fiilen kullanımını gerektirmektedir. Dolayısıyla tek amacı markadan kaynaklanan hakları sürdürmek olan simgesel kullanım ciddi kullanım olarak kabul edilemez.’’ şeklinde ifade edildiğini, ciddi kullanımın, kullanımı gerçekleştiren işletmenin kendi içindeki kullanımını değil, markanın kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin piyasadaki kullanımını(ticari etki oluşturacak kullanımı) gerektirdiğini, her yıl ortalama 150 bin üzerinde marka müracaatı yapılan ülkemizde yeni işletmelerin kurularak markalaşabilmeleri için tescil alabilecekleri kelimelerin tükendiğini ve işletmelerin hizmetlerini sunacakları diğer markalardan ayrışacakları kendi markalarını yaratamama durumu ile karşı karşıya kaldıklarını, bu nedenle ticaretin ilerlemesi için Kanun Koyucu tarafından 6769 SMK’na Markaların Kullanılması başlıklı 9.madde ve İptal halleri ve iptal talebi başlıklı 26.maddenin konulduğunu, 19.12.2003 tarihinde müracaatı yapılan, 16.05.2005 tarihinde tescil edilen ve ... markası ile davalı lehine ... Sınıflarda koruma sağlayan, 2003 ... numaralı ... markasının söz konusu sınıflar içerisinden kullanılmayan mal ve hizmet grupları yönünden iptali ile sicilden terkinini, yargılama sürecinde markanın üçüncü kişilere devri ve lisans verilmesinin önlenmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; 10 Ocak 2017 tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe iptal ve hükümsüzlük kararı verilemeyeceğini, SMK’dan önce yürürlükte olan 556 sayılı KHK’nın markanın kullanılması zorunluluğuna ilişkin 14. Maddesinin Anayasa Mahkemesinin 14.12.2016 tarih 2016/... E. 2016/... K. Sayılı kararı ile iptal edildiğini, dolayısıyla SMK’nın yürürlük tarihinden önce markaların kullanılma zorunluluğuna ilişkin hiçbir düzenleme bulunmadığını, bu nedenle markaların kullanmaya bağlanan sonuçların SMK’nın yürürlüğe girdiği tarih olan 10.01.2017 tarihinden itibaren 5 yıl geçmek kaydı ile ileri sürülebileceğinin açık olduğunu, her ne kadar tescil tarihinden itibaren 5 yıl hükmü düzenlenmiş olsa da markaların tescil edildiği tarihte markayı kullanma külfetini düzenleyen geçerli olan bir hüküm bulunmadığını, hukukun temel ilkelerinden olan ‘’Kanunların geçmişe etkili olmaması’’ ilkesi gereğince SMK’nın ilgili hükümlerinin dava tarihi itibariyle uygulama alanı bulamayacağını, Davacının hukuki menfaatinin bulunmadığını, davacı yanın TBK kapsamında adi şirket olarak kurulmuş olduğu, ‘’...’’ isimli bir şirketinin bulunduğunu, ilgili şirketin ... kaydında görüldüğü üzere işletme konusunun “Kadınlar için kuaför işletmelerinin faaliyetleri, lazer, cilt bakımı, ağda ve epilasyon’’ olarak belirtildiğini, söz konusu faaliyetlerin yer aldığı mal ve hizmet grupları ile TPMK’nın sınıflandırmasına göre .... Sınıf olduğunu, iptali talep edilen ... ibareli markanın 44. Sınıfta ise ‘’Tarım, bahçecilik ve ormancılıkla ilgili hizmetler ‘’...tescilli olduğunu, dolayısıyla davacı tarafın faaliyetleri, iptali talep edilen müvekkilinin markasının tescil edildiği sınıflar ile hiçbir şekilde aynı ve /veya benzer olmadığını, Davacı yanın davada iptalini talep ettiği sınıflar yönünden de hiçbir faaliyeti bulunmadığını, Davacı tarafın kötü niyetli olduğunu, müvekkili şirketin ve grup şirketi tarafından markaların tescil edildiği tarihten bu yana kesintisiz bir şekilde kullanıldığını, Davacının tedbir taleplerinin kabul edilemeyeceğini, kullanmama nedeniyle iptal talepli haksız ve hukuki dayanaktan yoksun hukuki yararın bulunmadığın davanın reddini, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davacı yana yüklenmesini talep etmiştir.
Dosyada taraflarca bildirilen tüm deliler toplanmış, özel ve teknik bilgi gerektirmesi nedeniyle bilirkişi raporu alınmıştır.
Mahkememize sunulan 06/07/2023 tarihli bilirkişi raporunda özetle; Davalıya ait olan ticari defterlerin TTK hükümlerine göre usulüne uygun tutulmuş olduğu görülmüş, sahipleri lehine Yüce Mahkemenin takdirinde olmak üzere takdiri delil niteliğine haiz olduğu, Davacı yanın huzurda bulunan davayı başlatmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığı ya da davacı yanın huzurda bulunan davayı kötüniyetli olarak başlattığı yönündeki davalı beyanları bakımından takdirin yalnızca Sayın mahkemenize ait olduğu, ilgili savunmalara Sayın Mahkemenizce itibar edilmez ise davalı adına tescilli olan dava konusu markanın tescilli olduğu herhangi bir mal ve emtia üzerinde ciddi ve kesintisiz kullanımının ispat yükü üzerinde olan davalı yan tarafından ortaya konulamaması nedeni ile dava konusu 2003/... kod numaralı görselini ihtiva eden markanın tescilli olduğu mal ve hizmetler bakımından ciddi ve kesintisiz olarak kullanılmaması nedeni ile tümden iptali koşullarının oluştuğunun değerlendirilebileceği yönünde görüş ve kanaat bildirilmiştir.
Mahkememize sunulan 27/11/2023 tarihli bilirkişi raporunda özetle; Davacı karşı davalıya ait olan ticari defterlerin TTK hükümlerine göre usulüne uygun tutulmuş olduğu görülmüş, sahipleri lehine Yüce Mahkemenin takdirinde olmak üzere takdiri delil niteliğine haiz olduğu,TPMK sisteminde yapılan incelemede iptali talep edilen 2003/... tescil nolu “... şekil” markasının ... / emtia sınıflarında davalı adına tescilli olduğu ve koruma süresinin devam ettiği, mevcut delillerle, iptali talep edilen; 2003/... tescil nolu markanın tescilli olduğu emtialar kapsamında dava tarihinden önceki 5 yıl içinde ciddi anlamda kullanımının ispatlanamaması nedeni ile tüm emtialar yönünden iptal koşullarının oluştuğu yönünde görüş ve kanaat bildirilmiştir.
KANAAT VE GEREKÇE
İş bu dava 6769 sayılı SMK md. 9 ve 26 hükümleri kapsamında açılmış, davalı adına TPMK nezdinde 2023/... numara ile .... sınıflarda kayıtlı markanın kullanmamaya dayalı marka iptali talebine ilişkindir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)'nın 9/1.maddesinde yer alan "Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir 2-Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fikra anlamında markayı kullanma kabul edilir: a)Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması. b)Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması. 3-Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir." şeklindeki düzenleme ile kanun koyucunun Markalar Sicilini kullanılmayan markalardan arındırma amacını güttüğü anlaşılmaktadır.
Dosya içeriği dikkate alındığında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)'nın 9 ile getirilen marka iptaline ilişkin düzenleme ile, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 42/1-c ve 14.maddesinin AYM'nin iptal kararı ile oluşan boşluğun ne şekilde doldurulması gerektiği üzerinde durulması gerekmektedir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)'nın 9 kullanmamaya dayalı marka iptaline ilişkin olup anılan yasal düzenlemeden önce, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 42/1-c ve 14.maddesinde de en az beş yıldır kullanılmayan markaların, hükümsüzlük/iptal davaları ile sona erdirilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Mülga 556 sayılı Marka KHK henüz yürürlükte iken, 42/1-c maddesinin AYM’nin 09.04.2014 ve 2013/147-2014/75 sayılı, 14.maddesinin ise 14.12.2016 tarih ve 2016/148–189 sayılı kararıyla iptal edildiği, ikincisinin Resmi Gazete’de yayın tarihinin 06.01.2017 olduğu ve bu tarih itibariyle kullanmama nedeniyle hükümsüzlük/iptal davalarına ilişkin mülga KHK’da yer alan yasal dayanak ortadan kalkmış ise de markanın son beş yıllık süre içerisinde kullanılmaması bu tarihten önce TBMM tarafından kabul edilen 22.12.2016 tarihli 6769 sayılı SMK’nın 9, 19, 25, 26 ve 27.maddelerinde, iptal ve def’i sebebi olarak kabul edildiği anlaşılmıştır.
Kural olarak kanunlar geriye yürümez ve ileriye etkili olarak sonuç doğurur ise de, TBMM’nin geçmişe etkili olacak şekilde kanun çıkarmasına da bir engel bulunmamaktadır. Her ne kadar 6769 sayılı SMK’da kullanmama nedeniyle iptal ve def’i haklarını düzenleyen Kanun maddelerinin yürürlük tarihi konusunda özel bir düzenleme yapılmadığı için Resmi Gazetede yayını tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği anlaşılmakta ise de, Kanunun Resmi Gazetede yayın tarihinin 10.01.2017, kabul tarihinin ise 22.12.2016 olduğu dikkate alındığında, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 14.maddesinin iptaline dair AYM kararının 06.01.2017 tarihinde R.G.’de yayınlanması ve bu tarihte yürürlüğe girmesi nedeniyle, 14.maddenin bu tarihe kadar hukuki varlığını sürdürüyor olması karşısında, SMK’nin kabul tarihi konusunda kanun koyucunun iradesi 22.16.2016 tarihinde ortaya çıktığından, Kanun Koyucunun asıl amacının geçmişe etkili olacak şekilde kullanmama sebebiyle markanın iptalini öngördüğünün kabulünün gerektiği, Kanunun kabulünden sonra ve henüz yürürlüğe girmesinden önce, yürürlük konusunda öngörülemeyen AYM kararı ile ortaya çıkan kanun boşluğunun bu şekilde doldurulması gerektiği (Numan Sabit SÖNMEZ,” 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar” İHFM,S.76(1), s.283 vd., erişim: https://dergipark.org.tr/download/article-file/545172), sonuç olarak 6769 sayılı SMK’nın yürürlük tarihinden önceki dönemi de kapsayacak şekilde kullanmamaya dayalı iptal şartlarının değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 14/06/2019 T. 2019/1765 E. 2019/4421 K sayılı kararı)
Bilindiği üzere 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 9 uncu maddesi hükmüne göre;
“(1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.
(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:
a)Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.
b)Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.
(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir”
Maddenin gerekçesine göre; Maddede markanın, tescil edildiği mal veya hizmetlerle ilgili olarak kullanılması gereğine açıkça işaret olunmuştur. Ancak, maddede söz konusu olan kullanım, markanın tescil edildiği amaç dahilinde, işlevine uygun, yani ticari hayatın içinde, markanın fonksiyonlarının yerine getirilmesi için kullanımıdır. İngilizcede “genuine use” biçiminde tarif edilen bu kullanım, Türkçeye “ciddi veya gerçek kullanım” biçiminde çevrilebilir. Bu nedenle sırf üçüncü kişilerin markayı hükümsüz kıldırmasını önlemek amacıyla, markanın evraklar veya ilanlar aracılığıyla kullanılması ve benzeri durumlar bu madde kapsamında kullanım olarak mütalaa edilmeyecektir. Markanın kural olarak sahibi tarafından kullanılması gerekir. Madde hükmünde, kullanma zorunluluğu bakımından, markanın tescil edildiğinin yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl içinde kullanımına haklı bir neden olmadan başlanılmaması veya bu kullanıma beş yıl kesintisiz ara verilmesi şeklinde iki olasılık düzenlenmiştir. Dolayısıyla, marka sahibinin, haklı nedenlerin varlığı halinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini engellemesi mümkündür. Haklı neden, maddede belirtilen sürede markanın kullanılmasını imkansız kılan hukuki ve fiili engeller olup bu nedenlerin marka sahibinin kusurlu davranışından kaynaklanmaması gerekmektedir. İkinci fıkrada markayı kullanma kabul edilebilecek durumlar sayılmıştır. Maddenin mehazını, AB Marka Tüzüğünün 15 inci ve AB Marka Direktifinin 10 uncu maddesi oluşturmaktadır”.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 26/1-a bendi gereğince 9 uncu maddenin birinci fıkrasındaki belirtilen hallerin mevcut olması halinde Kurum tarafından markanın iptaline karar verilir. Ancak 6769 sayılı Kanun 192/1-a md gereğince bu uygulama, yani idari kararla iptal uygulaması, SMK’nın yürürlük tarihinden itibaren 7 yıl sonra, yani 10 Ocak 2024 tarihinde başlayacak, SMK’nun geçici 4/1 maddesine göre de bu tarihe kadar markanın kullanmama nedeniyle iptali istemleri mahkemelerce incelenerek, iptal davası yargılaması sonucunda karara bağlanacaktır.
Markanın kullanılması, bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin aynı ve benzer mallarından ve hizmetlerinden ayırt edilebilmesi için ticaret alanına konulması, uygulamaya sunulması demektir . Tescil edilen markanın kullanılma zorunluluğunun getirilmesinin amacı, çekici gücü yüksek bir markanın yaratılmasının giderek güçleştiği günümüzde, sahibi tarafından kullanılmayan bir markanın hala bu kişinin tekeli altında bırakılmasının haksızlıklara yol açacağı düşüncesidir . Bu yolla bir anlamda markalar sicilini gereksiz yere işgal eden koruyucu markalarla savaş amaçlanmıştır . Markanın kullanılması, fiili bir durum olup marka sahibinin tescilli markasını kural olarak yurt içinde veya ihracatta, kendisi veya izni ile üçüncü şahıs tarafından sicilde kayıtlı mallar ve hizmetler için işlevlerine uygun, ciddi, ekonomik şekilde kullanmasını ifade eder .
İptal sebebi olan “ciddi anlamda kullanma”nın olup olmadığının Bu madde incelenmesinde her olayın özelliklerine göre davadaki tüm veriler dikkate alınmalı ve kullanımın, ilgili markanın tescilli olduğu mal ya da hizmet sektöründe Pazar yapı yaratmaya ya da mevcut pazar payını sürdürmeye yeterli bir kullanım olup olmadığı değerlendirilmeli ve mal ya da hizmetin niteliğine göre, yeterli kullanım miktarının değişebileceği, bazı mallar yönünden az sayıda üretim yeterli olabilecekken bazı mallar yönünden çok daha fazla kullanımın aranabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Markanın ciddi kullanımı, söz konusu markanın, tescil edildiği mal ve hizmetler için Pazar yaratmak veya mevcut pazarı korumak amacıyla temel işlevine uygun olarak söz konusu mal veya hizmetlerin menşe kimliği garanti edecek şekilde kullanılması halinde söz konusu olur. Bunu tespit için piyasanın karakteristik özellikleri, marka ile korunan mal ve hizmetin niteliği, kullanımın gerçekleştiği coğrafi bölge, kullanımın sıklığı ve düzenli olup olmaması ile kullanım ölçeği de gözetilmelidir.
Markanın kullanımı süreklilik arz etmelidir. Ancak bu süreklilik hiç ara vermeksizin kullanılma anlamında değildir, marka sahibinin yürüttüğü ticari faaliyetin niteliği, ekonomik koşulların değişmesi gibi sebeplerle kullanmaya ara verilebilir, ancak ara verme hiçbir şekilde 5 yılı aşamaz .
SMK 9. Maddesi anlamında bir kullanımın söz konusu olabilmesi için kullanımın “Türkiye’de” gerçekleşmesi gereklidir. Yurt dışında gerçekleşen kullanım bu madde anlamında kullanım kabul edilmez. Kullanım Markanın tescilli olduğu mal ve /veya hizmetlerde, fiziki olarak mal üzerinde kullanımı şeklinde olabileceği gibi markanın faturalarda, internette, kataloglarda, gazete ilan ve reklamlarında kullanılması da “kullanma” sayılır. Marka hangi sınıf veya sınıflarda tescil edilmişse o sınıf veya sınıflardaki mallar ve hizmetler için kullanılmalıdır. Hakkı devam ettirici kullanma ancak marka sahibi markayı sicilde kayıtlı mal veya hizmetler için fiilen kullandığında var olacaktır. Markanın tescil edildiği mallardan veya hizmetlerden sadece bir bölümü için kullanılması, diğerlerinin de kullanımı anlamına gelmez. Markanın bir mal veya hizmet bakımından kullanılması, sadece kullanmanın gerçekleştiği mal ve/veya hizmet için markayı ayakta tutmaktadır. Benzer de olsa , kullanılmayan mal ve/veya hizmet yönünden hükümsüzlük koşulları oluşmaktadır. Kullanımın “markasal” olması yani kaynak gösterme fonksiyonuna uygun olması gerekir. Markanın markasal olmayan bir şekilde, “işletme adı” olarak kullanılması, markasal bir kullanım değildir .
Somut olaya dönüldüğünde, davalıya ait iptali talep edilen 2003/... tescil nolu marka ... / emtia sınıflarında tescili olup, davalı tarafça ciddi kullanımın gerçekleştiği “mücevher ve kuyumculuk” ile “parfüm satışı” kullanımları, iptali talep edilen markanın tescilli olduğu emtialar kapsamında olmadığı, iptali istenen markaların tescilli olduğu emtialara ilişkin ise ciddi kullanımı ispata yarar nitelikte herhangi bir delil ispat yükü üzerinde olan davalı tarafça sunulmadığı, dosya kapsamında incelenen belgeler ve deliller, davalıya ait son 5 yıla ilişkin ticari defter ve kayıtlar ile hükme esas alınan bilirkişi raporları birlikte değerlendirildiğinde, davalı tarafın mahkeme dosyasına, davaya konu olan ve kullanmama nedeni ile iptali talep edilen markanın kullanımına ilişkin tescil tarihinden itibaren 5 yıllık süre içerisinde, ciddi anlamda, pazar yaratıcı bir biçimde kullanıldığına dair herhangi bir delil sunmadığı tespit edilmiş, bu nedenlerle davalı adına tescilli 2023/... numara ile .... sınıflarda kayıtlı markanın SMK m. 9 uyarınca kullanmama nedeniyle iptaline ve sicilden terkinine dair karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
1-Davanın KABULÜ İLE;
Davalı adına TPMK nezdinde 2023/... numara ile .... sınıflarda kayıtlı markaların iptaline ve sicilden terkinine,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca alınması gerekli 427,60 TL karar harcından peşin yatırılan 59,30 TL'nin mahsubu ile kalan 368,30 TL bakiye karar harcının davalıdan tahsiline,
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca kabul edilen davacı vekili yararına hesap olunan 25.500,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan 9.750,00 TL bilirkişi ücreti, 467,50 TL posta gideri olmak üzere toplam 10.217,50 TL ve 127,10 TL harç (peşin+başvuru+vekalet) olmak üzere toplam 10.345,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davalı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
6-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair davacı vekili ve davalı vekilinin yüzüne karşı, (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı 06/02/2024

Katip ...
e-imzalıdır

Hakim ...
e-imzalıdır