İSTANBUL 1.FIKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESI

T.C.
İSTANBUL
1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/222 Esas
KARAR NO : 2024/161

DAVA : Marka Hakkına Tecavüz ve haksız rekabetin önlenmesi& markanın hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ : 07/10/2022
KARAR TARİHİ : 06/06/2024

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka Hakkına Tecavüz ve haksız rekabetin önlenmesi& markanın hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı ... adına tescil edilmiş olan ... tescil numaralı “...” markasının kötü niyetli olarak tescil edilmesi nedeniyle SMK’ nın 6/1, 6/4, 6/5, 6/6 ve 6/9 madde ve fıkraları uyarınca tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüz kılınmasına, sicilden terkinine karar verilmesini, davalıların hizmet sunduğu ve müvekkillerinin markasının haklarını ihlal eder nitelikteki ... alan adının iptaline karar verilmesini, davalıların hizmet sunduğu ... internet sitesine erişimin geçici olarak engellenmesine , Marka hakkını ihlal ve haksız rekabet iddiları kapsamında eylemlerin tespiti, durdurulması, önlenmesine, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.
SAVUNMA: Davalılar vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkili şirkete ait ... markasının 2001 tarihinde tescil edildiğini, davacı tarafın markası ... markasının da 2001 yılında tescil edildiğini, davacı tarafın dava açma süresi ( 5 yıl alan süre ) içinde dava açmayarak hak düşürücü süreye uğradığını, müvekkilinin ... markasına ... eklediği 2009 tarihinde sanki bu tescil yeni imiş gibi karşı tarafın, müvekkilinin tesciline TPE' de itiraz ettiğini ve itirazın 09.05.2011 tarihinde reddedilerek müvekkilinin ... ( ... olan ) tescili gerçekleştiğini, müvekkilinin 25-30 yıldır ticari hayatın içinde olduğunu, 1995 yılında şirketleşerek ... Ltd. Şti. ünvanını aldığını, müvekkilin şirketinin şirket ortaklarının ... ve ... olduğunu, müvekkilinin şirketinin bir aile şirketi olduğunu, ortakların her ikisinin de soyadı olan ... kelimesinin alınarak marka oluşturulduğunu, her iki ortağın soyadının da vurgulanması ve ... kelimesini güçlendirilmesi yönünden " ..." marka olarak kabul ve tescil edildiğini, ... kelimesinin şirket ortaklarının soyadını oluşturan ... kelimesinin sağdan ve soldan okunuşu ile oluşturulduğunu, şirketin ... Ticaret Sicil Memurluğundan alınan sicil tastiknamelerinde de görüldüğü üzere, 27 11,1985 tescil tarihli ... şirketi , 27,09,1995 tescil tarihli ... şirketi, 23.10.2001 tarihinde ... ŞT 'lerinin mevcut olduğunu, halihazırda faliyetlerinin devam ettiğini, müvekkilinin ... markası seçmesindeki tek sebebin soyadları olduğunu, davacı şirketin de dava dilekçesinde belirtildiği üzere ... markasını 2001 yılında tescil ettirdiğini, davacı tarafın 2009 yılındaki ... Şekil başvuruları sırasında bu durumu öğrendik demesinin gerçek dışı olduğunu belirterek tedbirin kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmesini karar verilmesini talep etmiştir.
DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:
Dava konusu uyuşmazlık; Marka hakkına ihlal ve haksız rekabet iddiaları kapsamında eylemlerin tespiti, durdurulması, önlenmesi, davalı ... adına kötü niyetli tescil edildiği iddia edilen ... nolu markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.
Davanın açılmasını müteakip davacının dava, davalının cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, duruşmada hazır olanlar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, arabuluculuk kurumundan faydalanmak istenilmediğinden tahkikat duruşmasına devam olunmuş, her ne kadar hak düşürücü süre ve yetki itirazında bulunulmuş ise de bu itirazlar yerinde görülmemiş, tarafların beyanlarında geçen deliller toplanmış, bilirkişi incelemesi yaptırılmış, HMK 184.madde kapsamında hazır olanlardan tahkikat ile ilgili beyanları sorulmuş, HMK 186. madde kapsamında ise karar duruşmasında hazır olanlardan esas ile ilgili son diyecekleri sorulmuştur.
HMK 266. Madde kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
Bilirkişiler .., ..., ..., 02/01/2024 tarihli bilirkişi raporlarında; davalıya ait olduğu belirtilen bahsi geçen “...” internet web sitesinin güncel olarak kullanımda ve aktif olduğunu, alan adının whois (sahip) bilgileri kontrol edildiğinde bu alan adının 04.12.2007 tarihinin kayıt olunduğunu ve internet sitesinin içerikleri detaylıca incelendiğinde genel olarak “...” adıyla “Giyim / Kıyafet / Tekstil Ürünleri Tanıtım ve Satışları” ile ilgili internet sitesi olarak kullanıldığını, davalıya ait olan ilgili internet web sitesinin “...” adresinde davalı tarafından geçmiş yıllardan bu kullanıp kullanılmadığını tespit edebilmek adına dünyanın en önde gelen web arşiv sistemi üzerinden yapılan inceleme sonucunda ilgili internet sitesinin 2009 yılından bu yana aralıklı yıllara ait arşiv kayıtlarına ulaşıldığını ve 2009 yılından 2022 yılına kadar “...” adıyla internet sitesi olarak kullanıldığının tespit edildiğini, davacı yana ait davaya mesnet ... kod numaralı marka ile dava konusu markanın sınıf numarası bakımından ... sınıfta örtüşmek ile birlikte, davacı yan markasının tescilli olduğu sınıfta hangi emtialar bakımından tescilli olduğunun tespit olunamadığından, davacı yanın mezkûr markası ile davalı yan markasının eşleştiği sınıf içerikleri varsa ilgili emtialar bakımından davalı yan markasının kısmi hükümsüzlüğü gerekecekken, mezkûr markalar sınıf içerikleri bakımından eşleşmiyorsa SMK m.6/1 bakımından hükümsüzlük koşullarının oluşmayacağını, konu hakkında ilgili markadan kaynaklı olarak heyetçe inceleme yapılamadığını, davacı yanın sair markaları gerekçesi ile davalı yana ait dava konusu markanın tescilli olduğunu, ... sınıfta yer alan “ Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler. Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler. Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler.” emtiaları ile 35.sınıfta yer alan “ Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler. Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler. Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler. mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri” hizmetleri bakımından SMK m.6/1 bakımından hükümsüzlük koşullarının oluştuğunun değerlendirilebileceğini, davalı yana ait davaya konu markanın SMK 6/4 ve 6/5 hükümleri kapsamında hükümsüzlüğü koşullarının oluşmadığı kanaatinin heyetçe mevcut olduğunu, davacı şirketin faaliyet konusuna ilişkin heyetçe tespit yapılmak istenmişse de davacı şirketin yurtdışı menşeili olması sebebiyle sicil kayıtlarına erişilemediğini ve bu nedenle SMK m.6/6 bakımından bir değerlendirme yapılamadığını, davalı yana ait dava konusu markanın SMK m.6/9 bakımından hükümsüzlüğünü şartlarının oluştuğunun değerlendirilebileceğini, davalı yanın kullanımlarının davacı yana ait markaya tecavüz teşkil eder mahiyette olduğunun değerlendirilebileceğini, davalı adına kayıtlı ... uzantılı alan adının hem içerisinde gerçekleştirilen kullanımların davacı yana ait markalara tecavüz teşkil eder mahiyette olması, hem de bizatihi alan adının davacı yana ait markalar ile iltibasa sebebiyet verir mahiyette olması nedenleri ile ilgili alan adına da erişimin engellenmesi koşullarının oluştuğunun değerlendirilebileceğini beyan etmişlerdir.
OLAYA UYGULANACAK YASAL MEVZUAT
6769 Sayılı SMK'nın 7. maddesinde öngörülen marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları şu şekilde düzenlenmiştir.
(1) Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.
(2) Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır:
a) Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması.
b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.
c) Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye'de ulaştığı tanınmıştık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.
(3) Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması hâlinde, ikinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:
a) İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.
b) İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.
c) İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
ç) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
d) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.
e) İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
f) İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.
(4) Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayım tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmiş olması hâlinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayımlanmasından önce karar veremez.
6769 Sayılı SMK'nın 25. maddesinde öngörülen marka hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talepleri şu şekilde düzenlenmiştir.
(1) 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.
(2) Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir.
(3) Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez.
(4) Bİr marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.
6769 Sayılı SMK'nın 29. maddesinde öngörülen marka hakkına tecavüz sayılan fiiller şu şekilde düzenlenmiştir.
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak şeklinde düzenlenmiştir.
Toplanan deliller, taraf iddia ve savunmaları,davacı ve davalıya ait marka tescil belgeleri, alan adı oluşturulma ve who’s kayıtları, ticari sicil kayıtları, ... FSHHM’nin ... tarihli dosyası ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2014/15652 E/ 2015/4376 K. Ve 30.3.2015 tarihli karar düzeltme isteminin reddine dair ilamı ile kesinleşen dava dosyası ile ve HMK 266 madde kapsamında denetim ve hüküm kurmaya elverişli bilirkişi heyetinin raporları gözetildiğinde; davalı eyleminin davacının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet eyleminin tespiti ile önlenmesi keza hükümsüzlük isteminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.
Zira davacı ile davalı arasında görülüp sonuçlanan kesinleşen dava dosyasında mahkeme gerekçesinde aynen”… Dava, markanın öncelik, üstünlük haklarına ve kötü niyete dayalı olarak hükümsüzlüğü konusundadır. Dava konusu edilen ..., ..., ... ve ... nolu markaların TPE’de davalı adına kayıtlı ve geçerli bulundukları tartışmasızdır.
Bu markalardan ilk üçünde “...” sözcüğü ve birinde “... + şekil” sözcüğü, sonuncusu olan ... nolu markada ise yan yana baklava dilimi benzeri bir şekil bulunmaktadır.
Davacı belirtilen markaların hükümsüzlüğü isterken,... nolu markasına dayanmıştır. Bu marka ... başvuru tarihli olup, davalının markalarından daha önce korunmaya başlanmıştır. Davacı markasında yer alan şekil unsuru belli bir özelliği olan ayırt edici nitelikte bir logodur. Yine, bu markada yer alan sözcük unsuru “...” ibaresinden ibarettir. Marka ... sınıflarda kayıtlıdır. Davacının sair aynı unsurları içeren ve ek yan unsurları bulunan markaları da bulunmaktadır. Davacı ülkemiz pazarında bu marka ile ürünlerini tanıtım faaliyetlerde bulunarak, ilgili mal ve hizmet sınıfı için öncelik ve koruma elde etmiştir. Davacının ticaret unvanın kılavuz sözcüğü de “...”dır. Davacının çeşitli ülkelerde ticari faaliyetleri, promosyon çalışmaları bulunduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’nin yanı sıra kaynak ülke İtalya’da sair 40’dan fazla ülkede tescillerinin korunduğu belirlenmiştir.
Davacı markasının Türkiye’deki tescilleri ile de tecavüz ve iltibas yaratıcı kullanımlara karşı korunacağı MarkKHK 8/1-b, 7/1-ı maddeleri uyarınca korunacağı açıktır. Davalının tescillediği markalar ise, davacı markası ile benzer sözcük unsurunu ve ... nolu markada şekil unsurunu aynen içermektedir. Davacı, spor ve sporcu ürünleri giysileri alanında daha ziyade öne çıkmış bir üretici olsa da, davalının dava konusu edilen markaları ... sınıflarda tescillediği anlaşılmıştır. İki tarafın emtiaları birbirleri kısmen aynı ve bağlantılıdır. Bu durumda, davacının önceye dayalı tescillerinden kaynaklanan hakları ve Dünya çapında elde ettiği tescillerinden sağladığı hakları ile korumadan yararlanması gerekecektir. Sonsuz seçenek bulunduğu halde, davalı tarafından söz konusu markalar sicile kaydedilmiş ve kısmen ... sınıfta kullanılmıştır. Kullanıma ilişkin bazı faturalar sunulmuştur. Bununla birlikte, bilirkişi kurulu markaların 556 sayılı KHK’nın aradığı anlamda; ciddi ve pazar yaratıcı biçimde kullanımından söz edilemeyeceğini rapor etmiştir. Ayrıca, davacının tescillediği markalardaki yaygın sözcük unsuru ve ... nolu markadaki şeklin ayniyeti dikkatten kaçmamıştır. Her ne kadar, 2009/32672 nolu markada, davacı markalarında yer almayan bir "..." resmi de yer alsa bile markalar kaçınılmaz olarak birbirleri ile benzerdir. Harflerin yönlerinin değiştirilmesi de sonucu değiştirmemektedir. Davacının tanınmışlık ve itibarından yararlanmak kastı ile içinde bulunduğu sektör nedeniyle bilmeleri gereken bu markalara yaklaşarak bunların pazarlarından yararlanmak amacıyla tescillendikleri ve kötüniyetle başvuru konusu edildikleri kanıtlanmıştır. Bu bakımdan MarkKHK’nın 7/1-b, 8/1-b, 7/1-ı, 8/4 maddelerinde yer alan ilkeler doğrultusunda ve ayrıca MarkKHK 35. madde ile MK. 2. maddesi çerçevesinde davanın kabulüne Davalı adına kayıtlı ... sayılı “...” ibareli, ... sayılı “... + şekil” ibareli, ... sayılı “...” ve... sayılı “şekil” markalarının MarkKHK 42. madde uyarınca hükümsüzlüklerine, terkin edilmelerine,”.. karar verilmiştir.
Davalı yana ait ... sayılı “...” ibareli, ... sayılı “... + şekil” ibareli,... sayılı “...” ve ... sayılı “şekil” markaları hükümsüz kılındığı halde davalının kötüniyetli olarak huzurdaki davaya konu marka için yani... nolu marka içinde da başvuruda bulunarak tescil aldığından davalının basiretli bir tacir olarak davrandığından ve iyiniyetli olduğundan bahsedilemez. Davalı bilerek davacının yarattığı marka değerinden haksız olarak faydalanmak kasdı ile hareket etmiştir.
Türk Patent ve marka kurumundan celp edilen belgeler incelendiğinde, Davacı yana ait ... nolu “...” ibareli markanın ... Sınıf için tescilli olduğu, ... kod numaralı “...” şekil ibareli markanın ... Sınıflarında tescilli olduğu, ... nolu “...” şekil ibareli markanın ise ... sınıflarında tescilli olduğu ilk kez markanın 30.7.2001 tarihinde tescil edildiği anlaşılmıştır.
Davalı adına ... nolu markanın ise ... ve ... Sınıf için ... ibaresi ile 16.2.2022 tarihinde tescil edildiği anlaşılmıştır.
KARIŞTIRMA İHTİMALİ İDDİASINA DAYALI İNCELEME
Karıştırma ihtimali ortalama tüketicilerin her iki işaret arasında bir şekilde bağlantı kurmasıdır. Başka bir anlatım ile halkın söz konusu mal ve hizmetleri aynı ya da bağlantılı işletmelerden geldiğini düşünme tehlikesidir. Hem markanın hem de mal veya hizmetlerin aynı olması durumunda karıştırma ihtimali daha güçlüdür. Karıştırma ihtimalinden söz edilebilmesi için öncelikle tescil başvurusuna konu veya tescil edilmiş marka ile daha önce tescil edilmiş ve tescil başvurusu yapılmış markanın kapsadığı hizmetlerin aynı ya da benzer olması gerekmektedir. Eğer bu mal ve hizmetler aynı ya da benzer ise bu kez markaların aynı ya da benzer olup olmadıkları incelenecektir. Karıştırma ihtimali hem marka, hemde sınıf bakımından benzerlik gerektirdiğinden iki markanın tescil edildikleri, tescil başvurusunda bulunulduğu ya da kullanıldığı mal ve sınıfların ne kadar birbirine benzer ise karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmaması için markaların da o oranda birbirinden farklı olması gerekecektir. Markalar arasında sözcük, harf karakteri, şekil, grafik gibi renk unsurlarında hiçbir fark yok ise markalar arasında ayniyetten söz edilir. Eğer bu unsurlardan birinde küçük fark var ise benzer markalardan söz edilir. Markalar arasında karıştırma ihtimali incelenirken her bir unsura göre değil bir bütün olarak iki markanın bıraktığı genel global izlenimin markanın bütünüyle bıraktığı etki dikkate alınır.
AB Adalet Mahkemesi (CJEU ) uygulamalarında karıştırma ihtimalinin belirlenmesinde bir takım ilkeler mevcuttur. Uygulamalara göre karıştırma ihtimali ilgili tüm faktörler dikkate alınmak suretiyle marka veya işaretler birer bütün olarak değerlendirilmeli bu değerlendirme yapılırken uyuşmazlık konusu mal veya hizmetin talep edebilecek durumdaki ortalama tüketici gözü ile bakılmalı ortalama tüketicinin detayları incelemeden markayı bir bütün olarak algılayacağı gözönünde bulundurulmalı markadaki ayırt edici ve egemen unsurların bıraktığı genel intibaya göre görsel ve işitsel ve kavramsal anlamda karıştırma ihtimali bulunup bulunmadığı tartışılmalıdır.
Markalar arasında daha az derecedeki benzerlik mal veya hizmetler arasında daha çok benzerlik ile dengelenebilir. Bunun tersi de mümkündür. Ayrıca eğer önceki markanın ayırt ediciliği kendiliğinden çok yüksek ise veya kullanım sonucunda yüksek ayırt edicilik sağlanmış ise karıştırılma ihtimali de çok yüksek olacaktır. Salt çağrıştırma ihtimalinin varlığı karıştırma ihtimalini de mevcut olduğunun kabulü için yeterli değildir. Önceki markanın tanınmışlığı da tek başına karıştırılma ihtimalinin varlığı için yeterli değildir. Eğer her iki marka arasında çağrıştırma ,tüketicide bu markayı taşıyan ürünlerin aynı ya da ekonomik olarak bağlantılı işletmelerden kaynaklandığı yolunda bir kanaate yol açacak nitelikte ise, bu durumda karıştırma ihtimalinin bulunduğu düşünülmelidir. Markalar arasında görsel , işitsel,kavramsal benzerlik bulunup bulunmadığı her iki markanın asli ve tali unsurları ile birlikte bütünü itibariyle bıraktığı izlenimler bakımından benzerlik olup olmadığı çağrıştırma söz konusu olup olmadığı, markaların ait oldukları mal veya hizmetlerin hitap ettiği tüketici kitlesinin eğitim ve toplumsal durumu, markaların tescilli oldukları malın ya da hizmetin değeri , buna bağlı olarak alıcının mal almaya gittiğinde harcadığı zaman kriterleri dikkate alınarak ortalama düzeydeki tüketici gözü ile karıştırma ihtimali mevcut olup olmadığı tespit edilecektir.
Bizim hukukumuzda kural olarak tescil ile marka hakkı doğar; ancak söz konusu işaret ilk tescilden önce kullanılmak suretiyle piyasada maruf hale getirilmişse, marka hakkı sahibi, işareti tescilden önce kullanarak piyasada maruf hale getirendir. Bu kişiye “gerçek hak sahibi” denilir. Bu bakımdan, SMK”'nın 7/1 maddesinde yer alan “Bu kanunla sağlanan marka koruması tescil ile elde edilir” biçimindeki hüküm açıkça tescil ilkesinin kabul edildiğini gösterirken, buna karşılık SMK'nın 6/3 maddesinde tescile rağmen başkasının hak sahibi olabileceği, markayı ilk kez ihdas eden, kullanan kişinin de korunacağı düzenlenmiştir. Eskiye dayalı kullanım yoluyla tescilsiz bir markanın gerçek hak sahibi olan kimse, üzerinde gerçek hak sahibi olduğu markanın tescil edilmesi halinde SMK'nın 25. Maddesinde yapılan atıfla işbu markanın hükümsüz kılınmasını talep edebilmektedir. Hükümsüzlük hallerinin düzenlendiği SMK'nın 25. Maddesinde atıf yapılan SMK'nın 6. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan düzenleme başvuru tarihinden veya rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.” hükmünü ihtiva etmektedir.
6769 sayılı SMK'nun 7/1 maddesine rağmen, SMK'nun 6/3 maddesi gereğince bir markanın eskiye dayalı, öncelikli kullanıcısı o markanın gerçek hak sahibidir. (...) her ne kadar marka koruması tescil ile elde edilmekte ise de, tescil başvurusundan önce o markayı ihdas eden, kullanan, piyasada maruf hale getiren ve o marka üzerinde hak elde eden kimsenin itirazı üzerine Türk Patent tarafından tescil başvurusunun reddi gerekir. Türk Patent'in tescil belgesi vermesi durumunda ise SMK'nun 25. Maddesine dayalı olarak gerçek hak sahibinin açacağı hükümsüzlük davası üzerine, tescil sahibinin bu markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi mümkündür. Bu durumda sonuçta tescil sahibinin tescili şeklen ve geçici olarak kendisine koruma sağlamakta, hükümsüzlük kararı ile birlikte ise bu koruma ortadan kalkmaktadır. ” (Uğur ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, İstanbul, 4. Baskı, Sf. 420.)
Gerçek hak sahipliği ilkesinin hangi şartlarda uygulanabileceği gerek öğretide gerekse içtihat hukukunda ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştur: İlk olarak, gerçek hak sahibinin markasıyla, kişiye ait başvuru ya da tescile konu Marka arasında ayniyet ya da benzerlik ve iltibas tehlikesi bulunmalıdır. İkinci olarak, gerçek hak sahibi markayı, üçüncü kişinin başvurusu veya varsa rüçhan tarihinden önce kullanmaya başlamış olmalıdır. Kullanımın Türkiye'de gerçekleşmesinin gerekip gerekmediği hususunda ülkesellik ilkesine atıfta bulunmakta ve marka üzerinde gerçek hak sahipliği iddiasında bulunulabilmesi için o markanın Türkiye'de kullanılmasını aramaktadır. Üçüncü olarak, gerçek hak sahibinin kullanımı "markasal kullanım" olmalıdır. Yine Yargıtay kararlarında, tescilsiz işaretin ticaret sırasında marka hukukuna özgü bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etmektedir. Dördüncü olarak, Yargıtay kararlarında, "marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı yaratan, kullanan ve piyasada maruf hale getiren kişiye aittir." denilerek marufiyet şartı aramaktadır.
Davacı yan ile dava konusu marka sahibi olan yanın sahibi olduğu firma ile daha önce de benzer bir ihtilaf bakımından karşı karşıya gelmiş söz konusu davada yine “...” asli unsurlu markaların dava konusu edildiği, mezkur markalar ile huzurdaki dava konusu markanın tescilli olduğu emtia ve hizmet sınıfları bakımından bir değişikliğin olmadığı, mezkur markalarla huzurdaki dava konusu marka arasında ayırt edicilik sağlayacak herhangi bir farklılığın bulunmadığı , dava konusu “...” ve “...”ibarelerinin karıştırma ihtimaline neden olduğu markaların Türkçe karşılığının bulunmadığı ,İngilizce de ise ... nın yakmak anlamına geldiği, davalı markasındaki kelimenin sonundaki a harfinin eksik olmasının markalar arasındaki ayırt ediciliği sağlamaya yetmediği, markalar arasında görsel ve işitsel olarak karıştırma ihtimalinin bulunduğu anlaşılmıştır.
TANINMIŞLIK İDDİASININ İNCELENMESİ:
Tanınmışlık ile değerlendirme bilirkişi incelemesi kadar sunulacak delillere göre nihai olarak mahkemece takdir edilecek bir olgudur.
Taraf olduğumuz tanınmış markalarla ilgili uluslararası anlaşmalarda ve mülga 556 sayılı KHK’de ve 6769 sayıyı yasada da tanınmış markanın tanımı ve kriterleri gösterilmemiş, bu husus mahkeme içtihatları ve öğreti ile uygulamaya bırakılmıştır. Yargıtay birçok kararında "bir kişi veya teşebbüse sıkı sıkıya bağlı, garanti, kalite, kuvvetli reklam ve yaygın dağıtım içeren, müşteri, akraba, dost ve düşman ayırımı yapılmaksızın, coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışımdır" şeklinde bir tanımlama getirmiş ve bu tanıma nazaran da markanın promosyon sonucunda kazanılan herkesçe veya ilgili kesimce bilinme, emtia söylendiğinde o markanın akla gelmesi, ait olduğu sektörde iyi bilinme ve geniş bir dağıtım ağına sahip olma gibi kıstaslara göre markanın tanınmış marka olup olmadığının tesbiti cihetine gidilebileceğini belirtmiştir. Tanınmış marka konusunda uluslararası boyuttaki çalışmalar ise Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (wipo) bünyesinde yürütülmektedir. Bu kuruluş uzmanlar komitesince benimsenen A/34-13 nolu tavsiye kararında bir markanın tanınmış olup olmadığının tesbitinde, markanın kullanım süresi, yaygınlığı, kapsamı ve coğrafi alan genişliği, ekonomik değeri, reklam, temsil, promosyon, fuarlara katılım ve fuar düzenleme, kataloglar hazırlama gibi tanıtım faaliyetleri, bu çalışmaların kapsamı, süresi ve mali bütçesi, işletmenin büyüklüğü, cirosu,marka hakkının hangi etkinlikte ve verimlilikte korunduğu, tanınmışlığa yönelik mahkeme ve diğer yetkili makamların kararları gibi olguların göz önünde bulundurulması kararlaştırılmıştır.Yargıtay 11.HD nin 19.4.2002 tarih ve 2001/9903 esas-2002/3699 karar sayılı ilamında bir markanın birden çok ülkede tescilli olmasını tanınmış marka olarak kabul açısından yeterli görmekteyken son uygulamalarda bu hususun markanın tanınmışlığı açısından bir gösterge olabileceği ancak tek başına tanınmış marka olgusu için markanın birçok tescilinin olmasının yeterli olmayacağına işaret edilmiştir. Trips’de ise açıkça tanınmışlığın ilgili sektörde tanınmışlık olarak anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. Yine doktrinde Trips deki düzenlemeye benzer görüş Hanife Dirikkan tarafından ileri sürülmüş ve markanın tanınmışlığından söz edebilmek için bir ülkede yaşayanların tamamı tarafından söz konusu markanın bilinmesinin zorunlu olmadığı, marka sahibinin hedef kitlesinin esas alınması gerektiğine işaret edilmiştir.Markanın tacirler yada o malın alıcıları değil, bu mal ile ilgili olmayanlar tarafından da bilinmesi halinde tanınmış markadan bahsedileceği, tanımış markanın maruf marka karşısında daha kapsamlı,ekonomik yönden daha önemli bir kavram olarak karşımıza çıkacağı, bir markanın tanınmış olduğunu söyleyebilmek için markanın konulduğu mamülün birden bire düşünülmeden ve bir hatıranın yardımı ile hatırlanmadan,refleks halinde düşünülmesi gerektiği, genellikle tüketicinin zihninde bir fikir uyandıran markanın tanınmışlık derecesine ulaştığı da doktrinde ... tarafından ifade edilmiştir. Gürzumar ise, tanınmış markanın en önemli özelliğinin, tescilli bulundukları mal kategorisinden bağımsızlaşarak ve başlı başına birer kalite sembolü olarak, reklam aracı haline gelen ve geniş kitleler karşısında sahip oldukları etkilerini, tamamen farklı mal kategorileri üzerinde de gösterebileceği markalar olarak tanımlamıştır. Arkan ise tanınmış markadan bahsedebilmek için, reklam gücü yüksek, kalite sembolü haline gelmiş bir markanın, sadece o markayı taşıyan mal ya da hizmetlerle ilgili çevre içinde değil bu çevre dışında, o mal ya da hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinmesi gerektiğini belirtmiştir.
Bilindiği üzere Tanınmış marka korunmasında en önemli konunun tanınmışlığın belirlenmesinde izlenilecek yöntem olduğu, her ne kadar hukuki bağlayıcılığı olmasa da WIPO Kriterlerinin baz alınarak tanınmışlık araştırılması yapılması gerektiği bir markanın koruma istenen ülke dışında yabancı ülkelerde tanınmış olmasının, koruma istenen ülkede de tanınmış olduğuna hükmedilmesi için yeterli olmayacağının açık olduğu, her davada tanınmışlık olgusunun o davanın somut özelliklerine göre değerlendirilmesi gerektiği bilinmektedir. Dolayısıyla her somut olayda tarafların dosyaya sunduğu belgeler, beyanlar ve ihtilafın niteliği,ürünün sunulduğu sektör ve çevre gözetilerek bahsi geçen kriterlerin Mahkemece yada atanan bilirkişice o dosyaya özgü sunulan deliller ile tartışılması gereklidir. Ancak tanınmışlık yönünden nihai takdir mahkemeye aittir. Somut olayda da davacı bu kriterlere ve denetime uygun delil sunmuş olup, ülkemizde özellikle spor alanında her yaştan kişinin beğendiği gönül verdiği klübün formasını satın alması, davacı yanın sunduğu deliller ile de ülkemizin en bilinen kluplerinden ... firmasının basketbol ürünlerinde ... firması ile anlaşma yaparak ... kart sahiplerine ... taraflar forması %50 indirimli satışa sunduğunu bildirdiği reklam kampanyasının bulunduğu, keza ... firmasının filenin Sultanları olarak bilinen ...takımının efsane ismi ... ile sponsorluk anlaşması yaptığı, buna ilişkin haberlerin davacı yanca sunulduğu, bu hususun bile tek başına markanın üst seviyede bilinmesi ve tanınmasına vesile olduğu, zira ...takımının yıllardır bilinen başarısının özellikle ...’in başarılı voleybol geçmişinin markanın her kesimden insan tarafından bilinmesinde ve tanıtımında etkisinin önemli olduğu, nitekim İpekyol markasının ... için özel koleksiyon hazırladığı ve kreasyonun Avrupa’ya taşınmasının haber yapıldığı, dünya kupasından kullanılan markalarından birininde davacı markası olduğu, buna ilişkin futbolcu görüntüsünün davacı yanca dosyaya sunulduğu, tedarik sponsurluklarına ilişkin haberlerde davacı firmanın adının da yer aldığı, öte yandan davacı firmanın ... içinde özel olarak forma, eşofman, giysi tasarladığına dair haberlerin sunulduğu, hakemlerin kullanması için nanoteknik kıyafete ilişkin haser içerikleri, ... ile yapılan sponsorluk sözleşmeleri,kesinleşen ilam kapsamında da KHK 8/4 maddesine dikkat çekilmiş olması, davacının yurt dışında da faaliyet göstermesi, ... ŞEKİL markalarının başta İtalya ve Türkiye'nin yanı sıra; Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bhutan, Beyaz Rusya, İsviçre, Çin, Küba,Mısır, Hırvatistan, İran, Kenya, Kırgızistan, Kore, Kazakistan, Liberya, Lesotho, Lituanya,Ürdün, Moldova, Makedonya, Moğolistan, Mozambik, Rusya, Sudan, Sierra Leone, San Marino,Suriye, İsveç, Tacikistan, Ukrayna, Vietnam'ın da bulunduğu toplam 48 ülkede tescilli olmasının markanın geniş bir alanda bilinmesinin ve tanınmasına neden olduğu, sponsorluk sözleşmelerinin belirli bir meblağ ile yapılması karşısında öte yandan sunulu delillere göre ... ve ... ile sponsorluk sözleşmesi yapmış olmaları, sunulu delillerde ... markasının formaların görünür şekilde formanın üstünde ve kolluk bölümlerinde yer aldığı, sporun her yaştan kişiyi birleştiren etkisi kapsamında bu ürünlerin her eğitim ve yaş seviyesinde bilinmesine neden olduğu, ülkemizde...'nın giyim sponsoru olması, keza kesinleşen ilamda da davacı markasının tanınmış marka olmasına vurgu yapıldığı gözetildiğinde, bu tanınmışlığın yok olduğu yönünde de davalı yanca bir delil sunulmadığı aksine halen popüler olan markanın 2022 yılında tekrar davalı yanca her türlü risk göze alınarak yeniden tescil ettirilmesi de markanın uzun yıllara yayılan tanınmışlığına karinedir.
Toplanan deliller, davacı yanca sunulu deliller, keza kesinleşen mahkeme ilamı gözetildiğinde “...” markasının sektöründe tanınmış bir marka olup,ülkemizde de pek çok sponsorluklar ile öne çıkan spor markalarından biri haline geldiği , SMK 6/4 ve 6/5 maddesi kapsamında hükümsüzlük koşullarının oluştuğu anlaşılmıştır.
KÖTÜNİYETLİ TESCİL İDDİASI KAPSAMINDA HÜKÜMSÜZLÜK İNCELENMESİ
Yargıtay 11.HD’nin 20.11.2018 tarihli ve 2017/1345 E., 2018/7216 K. sayılı ilamı, ,1.03.2021 T. ve 2020/1726 E. - 2021/1838 K.; 03.03.2021 T. ve 2020/1913 E. - 2021/1928 K. Sayılı yerleşik ilamlarına göre; daha ziyade markanın ticari faaliyetlerde ayırt edici işaret olarak kullanılması amacıyla değil, başkalarının ticaretine engel olmak, daha önce verilmiş bir mahkeme kararının etkisini azaltmak ya da veya kendisine duyulan güveni kötüye kullanarak markayı kendi adına tescil ettirmek, sözleşme hükmüne aykırı olarak markayı adına tescil ettirmek gibi hususlar genel kötü niyet sebepleri olarak görülmektedir. Ayrıca tanınmış markanın aynısını veya benzerini tescil ettirmek dahi tek başına kötü niyetli marka tescili olarak yorumlanmamaktadır. Zira kanun koyucu, tanınmış markanın aynısı veya benzerini tescil ettirmeye mülga KHK'nın 8/4 (6769 s. SMK'nın 6/5 m) maddesinde ayrı bir sonuç bağlamıştır. Kötü niyetin tezahürü değişik şekil ve koşullarda olabilir. Bu anlamda marka tescilini kullanarak başkalarının ticaretine engel olmak, bu amaçla şantaj yapmak ve para koparmak, markayı satmayı teklif etmek gibi eylemler olabilir. Kötü niyetin varlığını ispat bunu iddia eden davacı tarafa aittir.
Dolayısıyla yerleşik uygulamada işaret edildiği üzere sırf işaretsel benzerlikten yola çıkılarak, davalı tescilinin kötü niyetle yapıldığı olgusuna ulaşmak mümkün olmadığı, ihtimaller üzerinden hareketle davalının ileride davacının ticaretine engel olabileceğinin kabulü doğru olmadığı gibi, tek başına kötü niyet emaresi olarak görülemeyeceği bilinmektedir.
6769 sayılı “SMK m.6/(9) maddesinde Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu halde gerek yasa hükmü gerek de yerleşik içtihatlar çerçevesinde kötü niyetli olarak tescil ettirilen markaların hükümsüz kılınması gerektiği noktasında herhangi bir duraksama bulunmamakla beraber, hukukumuz çerçevesinde, kural olarak asıl olanın “iyi niyet” olduğu; kötü niyetin ise iddia eden tarafından ispatlanması gerektiği de ifade edilmelidir. Zira Yargıtay aynı tarihli başka bir kararında, dayanak markanın tanınmış marka olduğu kabul edilse dahi, “asıl olan iyi niyetin varlığı olduğu için, tescilin kötü niyetli olduğunun bunu iddia edenin ispatlaması gerektiği, her ne kadar, markanın tanınmış olması ve tacirlerin aynı sektörde iştigal etmeleri ispat kolaylığı sağlamakta ise de, kötü niyetle tescil ettirildiği iddia edilen markanın tanınmış olmasının, kötü niyetin kabulü için tek başına yeterli olmadığı” kabul edilmektedir. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 02.04.2013 Tarih,2012/7350 Esas, 2013/6540 Karar) Avrupa Adalet Divanı bu konuda, “kendisinden önce bir başkasının diğer üye bir devlette aynı veya karışıklığa yol açacak kadar benzer bir markanın tescilli olduğunu bilip bilmediği, bilmesinin gerekip gerekmediği, bu kimsenin, bir başkasına ait markanın kullanılmasına engel olma amacı taşıyıp taşımadığı ve önceki markanın sahip olduğu hukuki korumanın ölçüsünün ne olduğu, önceki markanın kullanımının ne kadar eski olduğu, tescil konusu ürünleri pazarlamaktan alıkoyma, piyasaya girmesini engelleme amacı olup olmadığı ” hususlarının ve tescil başvuru tarihi itibariyle “markanın sahip olduğu ün”ün göz önünde bulundurulmasını içtihat etmiştir (2009 tarihli ... sayılı ... kararı için bkz.: ÇOLAK, S.901, dn. 2239).
Toplanan deliller, taraf iddia ve savunmaları taraflara ait marka tescil belgesi, HMK 266 madde kapsamında dosyada sunulu deliller ile uyumlu, denetim ve hüküm kurmaya elverişli bilirkişilerinde görüşleri ile kesinleşen ilam kapsamı ve mahkeme ilamının kesinleşme tarihinden sonra davalının kararlıkla aynı eylemini dev am ettirmesi hususları bir arada değerlendirildiğinde, yani Davacı yan ile dava konusu marka sahibi olan davalı arasında daha önce de benzer bir ihtilaf bakımından davanın görülüp sonuçlanmış olması “...” asli unsurlu markaların dava konusu edildiği, mezkur markalar ile huzurdaki dava konusu markanın tescilli olduğu emtia ve hizmet sınıfları bakımından bir değişikliğin olmadığı, mezkur markalarla huzurdaki dava konusu marka arasında ayırt edicilik sağlayacak herhangi bir farklılığın bulunmadığı , dolayısıyla davalının başvuru anında iyiniyetli olmadığı gözetilerek SMK 6/9 maddesine dayalı hükümsüzlük isteminin de yerinde olduğu anlaşılmıştır.
Keza somut olayda toplanan deliller kapsamına göre, Davalıların eyleminin davacının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabete neden olduğunun tespitine, eylemlerin durdurulmasına, önlenmesine,karar verilmesi gerekmiş, Davalı adına kayıtlı ... uzantılı alan adının hem içerisinde gerçekleştirilen kullanımların davacı yana ait markalara tecavüz teşkil eder mahiyette olması, hem de bizatihi alan adının davacı yana ait markalar ile iltbasa sebebiyet verir mahiyette olması nedenleri ile ilgili alan adına da erişimin engellenmesi koşullarının oluştuğu hususu gözetilerek toplanan deliller kapsamına göre ve nihai hukuku takdir son merci olarak mahkememize ait olduğundan ; Davalı ... adına tescilli ... nolu ... markasının tüm sınıflar yönünden kötüniyetli tescil ve ileri sürülen tüm hükümsüzlük hallerinin somut olayda gerçekleşmiş olması gözetilerek HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, Kararın kesinleşmesini mütakip kesinleşmiş karar örneğinin ilgili sicile işlenmek üzere Türk Patent ve Marka Kurumuna gönderilmesine,( 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 51/4.maddesi uyarınca ) keza davalıların eyleminin davacının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabete neden olduğunun tespitine, eylemlerin durdurulmasına, önlenmesine,Karar kesinleştiğinde https //www...com.tr/ alan adının erişime kapatılmasına,bu yönde BTK ye müzekkere yazılmasına karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM:Yukarda açıklanan gerekçe kapsamına göre,
1- DAVANIN KABULÜNE,
2-Davalı ... adına tescilli ... nolu ... markasının tüm sınıflar yönünden HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, Kararın kesinleşmesini mütakip kesinleşmiş karar örneğinin ilgili sicile işlenmek üzere Türk Patent ve Marka Kurumuna gönderilmesine,( 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 51/4.maddesi uyarınca )
3-Davalıların eyleminin davacının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabete neden olduğunun tespitine, eylemlerin durdurulmasına, önlenmesine,
4-Karar kesinleştiğinde ... alan adının erişime kapatılmasına,bu yönde BTK ye müzekkere yazılmasına,
5-Yargılama gideri ve vekalat ücretinin gerekçeli kararda hüküm altına alınmasına,
6-Alınması gereken 427,60 TL ilam harcının peşin harçtan mahsubu ile eksik kalan 346,90 TL harcın davalılardan tahsiline,
7-Markaya tecavüzün - haksız rekabetin tespiti, men'i, ref' i talepleri kabulü nedeniyle Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 25.500 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
8-Markanın hükümsüzlüğü talebinin kabulü nedeniyle Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 25.500 TL vekalet ücretinin davalı Davalı ... den alınarak davacıya verilmesine,
9-Davacı tarafın yargılama giderlerinden olan 80,70 TL başvuru harcı 80,70 TL peşin harç, 311,00 TL tebligat ve müzekkere masrafı, 9.000 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 9.472,40 TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,
10- Davalılar tarafınca yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
11-Davacı tarafça fazla yatırılan gider avansının hüküm kesinleştiğinde ve talebi halinde iadesine,
Dair karar davacı vekillerinin yüzüne karşı ve davalılar vekilinin yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA içerisinde İstanbul bölge adliye mahkemesi nezdinde İSTİNAF YASA yolu açık olmak üzere karar verilip tefhim kılındı, hazır olanlara duruşma zaptından örnek verildi. 06/06/2024

Katip ... Hakim ...
e-imza e-imza